1. Innledende bemerkninger
1.1 Introduksjon
Varemerker er avgjørende for å gjenkjenne produkter og tjenester fra ulike bedrifter. Når du for eksempel ser den berømte swoosh-logoen på et par joggesko, vet du med en gang at de kommer fra Nike. Varemerker har en viktig funksjon ved å vise forbrukerne hvor et produkt kommer fra, og de bidrar til å bygge tillit til kvaliteten og påliteligheten. Når forbrukere kjenner igjen et varemerke, vet de hva de kan forvente, noe som gjør det lettere å ta valg i et marked bestående av en rekke ulike varer og tjenester. For bedrifter er det derfor avgjørende å beskytte sine varemerker for å unngå at andre utnytter deres innsats og omdømme.
I Norge kan man oppnå rettigheter til et varemerke på to måter: gjennom registrering eller ved langvarig bruk, som også kalles innarbeidelse. Denne artikkelen vil redegjøre for kravene til førstnevnte.
1.2 Den videre fremstilling og avgrensing
Videre vil det redegjøres for rettskildene i varemerkeretten (pkt 2), etterfulgt av en presentasjon av sentrale hensyn (pkt 3). Deretter vil artikkelens hoveddel redegjøres for, herunder vilkårene for å registrere et varemerke (pkt 4), før det avslutningsvis vil foretas noen avsluttende bemerkninger (pkt 5).
Artikkelen vil avgrenses mot en drøftelse av reglene for innarbeidelse. Ytterligere vil ikke de absolutte og relative registreringshindringene bli nevnt, da dette faller utenfor formålet med artikkelen. Artikkelen vil rette et særskilt fokus mot ordmerker og fargemerker, og det avgrenses derfor mot øvrige type varemerker.
2. Rettskildene i varemerkeretten
I varemerkerett, som på alle andre rettsområder, må man forholde seg til ulike rettskilder ved tolkningen av de ulike rettsregler. De vanlige rettskildene, som forarbeider og rettspraksis, er sentrale i denne sammenhengen. Det som imidlertid er verdt å merke seg, er at norsk varemerkerett er harmonisert med EU/EØS-retten gjennom EØS-avtalen. Dette betyr at mange av reglene i den norske varemerkeloven i utgangspunktet er basert på EU/EØS-rett, som er inkorporert i norsk rett.
Betydningen av dette for tolkningen av reglene i varemerkeretten er at EØS-retten får stor vekt. Siden EU-domstolen tolker EØS-retten, vil dommer fra denne domstolen være sentrale rettskilder. Høyesterett har også bekreftet dette, for eksempel i dommen inntatt i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), hvor førstvoterende uttalte at «det er på det rene at slik senere praksis [fra EU-domstolen] skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov» (side 395-396). Dette har ytterlige solid forankring i forarbeidene, jf. Ot.prp.nr. 72 (1991-1992).
3. Bærende hensyn bak varemerkeretten
3.1 Generelt
I det følgende vil det redegjøres for to av de viktigste hensynene bak varemerkeretten: (i) opprinnelsesgaranti og (ii) kvalitetsgaranti. Disse funksjonene er sentrale for forståelsen av hvordan varemerker beskytter både forbrukernes interesser og produsentenes rettigheter. Opprinnelsesgarantien sikrer at forbrukerne vet hvor produktene kommer fra, mens kvalitetsgarantien gir trygghet om at varen møter forventede kvalitetsstandarder.
3.2 Opprinnelsesgarantifunksjonen
Den sentrale funksjonen til et varemerke er å sikre at forbrukeren kan identifisere hvor varen stammer fra. Dette er avgjørende for å gi forbrukerne muligheten til å ta informerte valg, spesielt i en verden hvor det finnes utallige varer eller tjenester av samme type. Opprinnelsesgarantifunksjonen bidrar til å skape en klar forbindelse mellom varen og produsenten, noe som gjør det enklere for forbrukerne å velge produkter fra kjente eller foretrukne merker. Når forbrukeren ser et varemerke, skal de være trygge på at varen kommer fra en spesifikk kilde, noe som reduserer risikoen for forveksling med lignende produkter fra andre aktører.
3.3 Kvalitetsfunksjonen
Kvalitetsfunksjonen sikrer at varemerket fungerer som en indikasjon på kvalitet, noe som gir forbrukerne trygghet om at de ikke bare får det de betaler for, men også at varen holder en standard som er i tråd med merkevarens omdømme. Dette skaper en gjensidig tillit mellom produsenter og forbrukere, der produsentene har et insentiv til å opprettholde høy kvalitet for å beskytte sitt varemerke.
Sammen utgjør opprinnelsesgaranti og kvalitetsgaranti kjernen i varemerkerett. Disse to hensynene er ikke bare avgjørende for å beskytte forbrukernes interesser, men også for å fremme konkurranse og innovasjon i markedet, noe som igjen bidrar til et mer dynamisk og effektivt handelsmiljø.
4. Veien for etablering av varemerkerett
4.1 Generelt
Varemerkeloven § 3 knesetter varemerkerettens tosporede system. Etter første ledd kan varemerkerett oppnås ved «registering i varemerkeregisteret». Bestemmelsene som regulerer selve registeringen av varemerker fremgår av lovens kapittel 2, og vil følgelig være fokus i denne oppgaven. Det er imidlertid verdt å merke seg at varemerkerett i tillegg kan oppnås uten registrering når merket er «innarbeidet», jf. vml. § 3 tredje ledd.
4.2 Utgangspunktet for vurderingen - omsetningskretsen
Før vilkårene for registrering gjennomgås, er det hensiktsmessig å klargjøre hvem vurderingen skal tas utgangspunkt i. Det følger av en samstemt og ensartet rettspraksis at vurderingen skal ta utgangspunkt i hvordan omsetningskretsen oppfatter merket når det brukes for de varene og tjenestene det søkes registrert for, jf. Rt. 2002 s. 931 (GOD MORGON). Omsetningskretsen omtales som «en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforbruker av de aktuelle varer eller tjenester», jf. sak C-474/01 (Procter & Gamble), avsnitt 33.
Med andre ord avgjøres vurderingen av hvordan en typisk forbruker forventes å oppfatte merket i en kommersiell sammenheng.
4.3 Vilkårene
Vilkårene for å registrere et varemerke følger av varemerkeloven § 14. Etter bestemmelsen kan følgene fire vilkår utledes;
(i) Varemerket må bestå av tegn som kan beskyttes etter § 2
(ii) Varemerket må kunne gjengis i varemerkeregisteret
(iii) Varemerke må ha særpreg som kjennetegn
(iv) Varemerke kan ikke være beskrivende
Utgangspunktet er at dette er fire kumulative vilkår, som vil si at alle fire må være oppfylt før gyldig registrering kan foreligge. Imidlertid må det bemerkes at det reelt sett vil være en indre sammenheng mellom to av vilkårene: Et varemerke som har særpreg, vil som regel ikke være beskrivende. Og motsatt, vil et beskrivende varemerke som regel ikke oppfylle kravet til særpreg.
Et sentralt punkt å merke seg er at et varemerke i noen tilfeller kan være beskrivende, men likevel registreres. For at dette skal være tilfellet, må helhetsinntrykket av merket lede gjennomsnittsforbrukeren vekk fra det beskrivende elementet i merket. Sett i lys av dette, kan det argumenteres for at kravet til ikke-beskrivende kan ses på som et moment i vurderingen av om et varemerke har særpreg, fremfor som et selvstendig vilkår. Høyesterett har imidlertid i en rekke dommer omtalt disse som to selvstendige vilkår, jf. blant annet HR-2021-2480-A (Stortorvet Gjestgiveri) avsnitt 36. Følgelig må dette sies å være gjeldende rett.
4.4 Vilkår (i): tegn som kan beskyttes etter § 2
Varemerkeloven § 14 første ledd første setning oppstiller det første vilkåret som må være på plass; Varemerke må bestå av et «tegn som kan beskyttes etter § 2». En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at en ved vurderingen må se hen til beskrivelsen i § 2 som oppstiller eksempler på tegn som kan være et varemerke. Dette vilkåret blir imidlertid sjeldent satt på spissen, og denne artikkelen avgrenses derfor mot en mer inngående drøfting av dette.
4.5 Vilkår (ii): Merket må kunne «gjengis i varemerkeregisteret»
For å kunne registrere et varemerke må varemerket kunne «gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmenheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelsen merkehaveren gis», jf. vml. § 14 (1). I dette ligger det at gjennomsnittsforbrukeren, må kunne slå opp i varemerkeregisteret og få en klar oppfatning av hva som er beskyttet ved registreringen. Formålet bak dette er at tredjeparter lojalt skal kunne forholde seg til andres rettigheter.
EU-domstolen har utviklet syv krav for at et merke kan anses som riktig registrert i varemerkeregisteret: gjengivelsen må være (i) klar, (ii) presis, (iii) uttømmende, (iv) lett tilgjengelig, (v) forståelig, (vi) holdbar og (vii) objektiv, jf. C-273/00 (Sickmann).
For å illustrere noen av kravene til gjengivelse i varemerkeregisteret kan vi se på noen konkrete eksempler. Coca-Colas klassiske glassflaske, med sin ikoniske og unike form er lett gjenkjennelig og presist gjengitt i både tekst og bilde i registeret. På samme måte kan lyden av et kort «pling», slik som den velkjente tonen brukt av Netflix, registreres som et varemerke, fordi den kan beskrives og lagres som en lydfil. Et annet eksempel er McDonald's «M»-logo, som med sin klare og visuelle form gjør det enkelt for både forbrukere og konkurrenter å forstå hva som er beskyttet. Disse eksemplene viser hvordan varemerker kan oppfylle kravet om å være gjengitt på en klar og tilgjengelig måte i registeret.
4.6 Vilkår (iii): merket må ha «særpreg»
4.6.1 Generelt
Etter vml. § 14 første ledd må et varemerke ha «særpreg» for å kunne registreres. En naturlig forståelse tilsier at det må være unikt og iøynefallende. Dette vil si at det må være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. § 2 første ledd. Dette kravet er knyttet til varemerkets funksjon som garanti for opprinnelse, slik at forbrukeren kan identifisere en bestemt aktør bak varen eller tjenesten.
Særpregsvurderingen skjer i relasjon til de varer eller tjenester merket er registrert for, og hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket, jf. C-273/05 (Celltech). Denne vurderingen må også ta hensyn til friholdelsesbehovet, som sikrer at vanlige eller beskrivende tegn ikke får varemerkebeskyttelse, slik at de forblir tilgjengelige for alle aktører i markedet.
4.6.2 Overordnet utgangspunkt ved særpregsvurderingen
Av rettspraksis er Rt. 2005 s. 1601 (Gule Sider) av interesse for å nærmere forstå utgangspunktet for særpregsvurderingen. Spørsmålet i saken var hvorvidt ordmerket «Gule sider» oppfylte kravet til særpreg. I vurderingen presiserte førstvoterende i avsnitt 42 at merket må «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slikt art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen». Denne vurderingen bygger på hvordan gjennomsnittsforbrukeren forstår merket i konteksten av de varer eller tjenester det gjelder. Den nærmere vurderingen av dette spørsmålet vil videre bli illustrert med eksempler fra rettspraksis.
4.6.2.1 Særpregsvurderingen for ordmerker
I dommen inntatt i HR-2021-2480-A (Stortorvet Gjestgiveri) var spørsmålet om restaurantnavnet «Stortorvet Gjestgiveri» oppfylte kravet til særpreg. Høyesterett fastslo tidlig i dommen at navnet hadde en beskrivende karakter, og spørsmålet var derfor om merket hadde tilstrekkelig særpreg til å avlede gjennomsnittsforbrukeren vekk fra de beskrivende elementene. Retten svarte benektende. De beskrivende elementene ble ansett som dominerende, og de visuelle og stilistiske trekkene, som skrifttypen, var ikke sterke nok til å fange forbrukerens oppmerksomhet. Høyesterett understreket at et varemerke må ha en klar evne til å signalisere opprinnelse på en måte som skiller det fra generiske eller beskrivende referanser, noe som ikke var tilfellet i denne saken.
Den ovennevnte dommen illustrerer med andre ord at ikke alle små eller ubetydelige tegn i seg selv oppfyller kravet til særpreg. For eksempel vil en liten prikk eller en kort strek som regel ikke fremstå som spesielt iøynefallende. Imidlertid er det viktig å understreke at den korte streken eller prikken som et element i et varemerke kan i en helhetsvurdering gi varemerket tilstrekkelig særpreg. Det finnes også en del ord og uttrykk som er såpass vanlige i dagligtalen at gjennomsnittsforbrukeren neppe vil oppfatte dem som et særegent kjennetegn for en virksomhet.
For eksempel hører et ord som "company" til denne kategorien, jf. Borgarting lagmannsretts dom LB-2009-174551. Dommen omhandlet gyldigheten av det søkte varemerke «Companys» for detaljhandelstjenester i vareklasse 35. Lagmannsretten understreket at ordet «Company», når det står alene, ikke vil være tilstrekkelig distinkt til å gi særpreg. Det springende punkt i saken var følgelig hvorvidt den lille endringen med en «s» var tilstrekkelig til å gi merket særpreg. Etter en konkret vurdering, kom Lagmannsretten, under noe tvil fram til at ordmerket oppfylte kravet til særpreg. Dommen kan således tas til inntekt for at det ikke foreligger en alt for høy terskel for registrering av ordmerker. Dette er også lagt til grunn i juridisk litteratur (Rognstad et.al., 2021, s. 201).
Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGEN) illustrerer ytterligere at terskelen for å konstatere særpreg er lav. Spørsmålet i saken var om uttrykket «GOD MORGEN» kunne registreres som varemerke for appelsinjuice. Høyesterett slo fast i sin subsumsjon at uttrykket ikke var originalt, og det skilte seg ikke ut med tanke på form eller innhold. Dette talte for å ikke konstatere særpreg. Videre fremhevet førstvoterende at uttrykket «GOD MORGEN» refererte til et tidspunkt på døgnet, hvor det var naturlig å anvende produktet, og også dette svekket dets særpreg. Til tross for dette konkluderte Høyesterett enstemmig med at det forelå tilstrekkelig særpreg. Avgjørende for utfallet var at ordmerket var «ganske slående både visuelt og fonetisk, og det spiller på de positive assosiasjoner som en vennlig morgenhilsen vanligvis gir», jf. side 402.
Dommen kan følgelig tas til inntekt for at terskelen for å konstatere særpreg er relativt lav, selv i tilfeller der uttrykket har svak originalitet og begrenset særpreg i form eller innhold. Høyesterett la vekt på de positive assosiasjonene og det slående inntrykket uttrykket skaper, som til sammen oppfylte kravene til særpreg. Høyesterett bemerket imidlertid at merket måtte anses som et svakt merke. Dette innebærer at innehaveren må forvente at andre aktører kan legge seg relativt tett opp til merke uten å krenke det. For å lese mer om inngrepsvurderingen se artikkel om inngrepsvurdering i varemerkeretten som publiseres 28. februar.
4.6.2.2 Særpregsvurderingen for fargemerker
I vurderingen av fargemerker stilles det en høy terskel for å kunne konstatere særpreg. Dette skyldes at en farge i seg selv sjelden egner seg til å kommunisere en vares kommersielle opprinnelse. I tillegg er behovet for friholdelse av farger ofte større enn for ord og figurer, jf. HR-2017-2356-A (Lilla) avsnitt 64. Det avgjørende kriteriet er hvordan omsetningskretsen – altså de som kjøper eller bruker varen – oppfatter fargen. For at en farge skal kunne registreres som varemerke, må den oppfattes som en indikasjon på varens opprinnelse, slik at fargen assosieres med en spesifikk produsent eller leverandør. Dersom fargen kun oppfattes som en dekorativ egenskap eller som en generell farge uten tilknytning til varens opprinnelse, kan den ikke oppnå varemerkebeskyttelse.
I Lilla-dommen vurderte Høyesterett en anførsel fra en legemiddelprodusent som mente at en bestemt nyanse av lilla, brukt på en inhalator for astmamedisin, hadde tilstrekkelig særpreg til å bli innarbeidet som varemerke. Høyesterett avslo dette, med særlig vekt på at det er vanlig å bruke ulike farger på inhalatorer for å indikere hvilken type medisin de inneholder. Fargen ble derfor ansett som funksjonell snarere enn som et særskilt kjennetegn for produsenten.
Dommen viser at fargemerker må ha en tydelig og konsekvent tilknytning til en bestemt produsent i forbrukernes bevissthet, og kan ikke kun ha en funksjonell eller dekorativ rolle.
4.7 Vilkår (iv): Forbud mot beskrivende varemerker
Den største delen av de merker som nektes registrert anses som beskrivende. Forbudet mot registering av beskrivende varemerker fremgår av vml. § 14 annet ledd bokstav a som fastslår at et varemerke ikke kan registreres hvis det «utelukkende, eller med bare uvesentlige endringer eller tillegg», består av tegn eller angivelser som er beskrivende for egenskaper ved de varer eller tjenester det gjelder.
Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker er først og fremst begrunnet i at beskrivende merker ikke egner seg som opprinnelsesbetegnelse for varer eller tjenester. Dette skyldes at slike merker ikke skiller seg ut i forbrukerens bevissthet som en indikasjon på at varen eller tjenesten kommer fra en bestemt næringsdrivende. Eksempelvis vil et merke som «Hurtig Levering» for en budtjeneste beskrive tjenestens egenskaper, men gir ingen indikasjon på hvem som tilbyr den.
For det andre er forbudet begrunnet i det såkalte friholdelsesbehovet. Beskrivende ord og uttrykk må være tilgjengelige for alle næringsdrivende, slik at de fritt kan bruke dem i markedsføringen uten fare for å krenke andres varemerkerettigheter. Eksempelvis må en baker kunne beskrive brødene sine som "ferske" eller "håndlaget" uten å risikere å bryte et registrert varemerke. Den nærmere vurderingen vil illustreres med rettspraksis.
4.7.1 Utgangspunktet illustrert med sak C-383/99 BABY DRY
I sak C-383/99 (BABY-DRY) var spørsmålet hvorvidt ordmerket BABY-DRY kunne registreres for babybleier. I den forbindelse kom domstolen med noen sentrale vurderingsmomenter i den konkrete vurderingen av om et ordmerke er beskrivende. Domstolen slo tidlig fast at formålet bak forbudet mot registrering av beskrivende merker er å sikre opprinnelsesgarantifunksjonen. I premiss 41 og 42 ble det uttalt at ethvert tydelig avvik fra de uttrykk som gjennomsnittsforbrukeren bruker i sitt normale språk for å betegne varen eller tjenesten, er nok til å anse merke som ikke-beskrivende, og således oppfylle det nødvendige særpreg. I sin subsumsjon uttalte domstolen at både uttrykket «baby» og uttrykket «dry» isolert sett var vanlige å bruke i normal omtale av babybleier. Imidlertid fant domstolen at når disse to ordene ble slått sammen, måtte ordmerket anses som «strukturelt usedvanlig» (premiss 43). BABY-DRY ble følgelig godtatt til registrering. Dommen illustrerer at terskelen for å anse et merke som ikke-beskrivende er lav.
Uttalelsene i BABY-DRY har i senere praksis blitt bekreftet og nyansert. Utgangspunktet har blitt tatt i spørsmålet om merket avviker tydelig fra vanlige ord som eller brukes som beskrivende for varen eller egenskaper ved den. Med andre ord kan en enkelt si at en sammensetting av ord må være uvanlig fra det normale.
4.7.2 Sak C-104/00 (COMPANYLINE)
I COMPANYLINE var spørsmålet om ordmerke «companyline» kunne registreres for forsikrings- og finanstjenester. Dette ble besvart benektende, og begrunnet i at begge ordene var vanlige i det engelske språket. I motsetning til i BABY-DRY ble sammensetningen av COMPANY og LINE ikke ansett å tilføre ordmerke noe nytt som kunne gjøre det egnet som et varemerke, se avsnitt 23. Dommen kan følgelig tas til inntekt for at det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om hvorvidt ordmerke skiller seg ut fra det vanlige.
4.7.3 Sak C-363/99 POSTKANTOOR
Det er viktig å være klar over at ved vurderingen av om et varemerke er beskrivende eller ikke, er spørsmålsstillingen ikke om merket i seg selv er egnet til å beskrive, men om det er egnet til å beskrive de varene det er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 POSTKANTOOR, premiss 33. Eksempelvis kan ikke merket "Apple" registreres for frukt, siden det er beskrivende for denne varekategorien, men det kan registreres for elektroniske produkter, hvor det ikke har noen beskrivende betydning.
Oppsummert kan en si at ved vurderingen av om et ordmerke er beskrivende, vurderes det om merket direkte formidler egenskaper, formål, bruk, opprinnelse eller andre relevante trekk ved varene eller tjenestene det er søkt registrert for. Fokus er på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket i relasjon til de aktuelle varene eller tjenestene. Merket anses beskrivende hvis det i hovedsak beskriver varene/tjenestene, snarere enn å identifisere deres kommersielle opprinnelse.
5 Avsluttende bemerkninger
Vilkårene for å kunne registrere et varemerke følger av varemerkeloven § 14. Hovedvurderingen ligger i om merket har distinktiv evne, som vil si at merket må ha særpreg og ikke være beskrivende. Artikkelen har gjennom eksempler fra rettspraksis illustrert noen av vurderingsmomentene som er sentrale ved denne vurderingen. Likevel må det understrekes at disse momentene ikke er uttømmende, og det vil til syvende og sist koke ned til en konkret vurdering av det aktuelle merket. I en praktikumsoppgave kan det være utfordrende å vite hvordan man bør gå frem for å vurdere om et merke kan registreres. Et nyttig tips er å begynne med en klar oversikt over vilkårene, og raskt legge til grunn de åpenbare punktene. Vanligvis vil det sentrale spørsmålet være om merket har særpreg og ikke er beskrivende. En smart tilnærming er å starte med å vurdere om merket er beskrivende. Hvis du konkluderer med at merket er beskrivende, kan du deretter vurdere om det likevel har tilstrekkelig særpreg til at de beskrivende elementene kommer i bakgrunnen, og dermed kan registreres.
Litteraturliste
Rognstad, O., Irgens-Jensen, H., Stenvik, K., Berg Ørstavik, I & Østerud, E. (2021). Markedsrett. Oslo: Universitetsforlaget.
Comments